在企业字号中使用注册商标构成不正当竞争应以造成误认为前提

——宝钢集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司与青岛宝钢五金制品有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案

【判决要点】

无论是商标还是企业名称，被控侵权者只有将其在商业活动中进行使用，造成导致相关公众的误认，才有可能构成对他人在先商标权及企业名称权的损害，进而构成商标侵权及不正当竞争。本案中，根据权利人所提供的证据，无法证明被诉侵权人在实际经营中使用了相关商标和企业名称，进而无法证明对相关公众造成了误认，因此其行为并不构成商标侵权及不正当竞争。

【案例来源】

一审案号：山东省青岛市中级人民法院（2012）青知民初字第314号民事判决书

二审案号：山东省高级人民法院（2014）鲁民三终字第228号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审原告）：宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团公司”）

上诉人（原审原告）：宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份公司”）

被上诉人（原审被告）：青岛宝钢五金制品有限公司（以下简称“宝钢五金公司”）

【案情简介】

“宝钢”既是宝钢集团公司的企业字号，也是宝钢集团公司和宝钢股份公司企业名称的简称；“宝钢”同时也是宝钢股份公司享有权利的注册商标，宝钢集团公司经授权取得了该商标的使用权。宝钢五金公司成立于2006年7月26日，经营范围为：制钉；加工五金工具、模具、机械零部件。宝钢集团公司和宝钢股份公司认为宝钢五金公司在企业名称中使用“宝钢”二字侵犯了其商标权并构成不正当竞争，故此向法院提起诉讼，要求宝钢五金公司停止在企业名称中使用“宝钢”二字。

【争议焦点】

宝钢五金公司是否存在侵犯宝钢集团公司和宝钢股份公司商标权及不正当竞争的行为。

【法院观点】

一审法院认为：

本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司以宝钢五金公司在其企业名称中使用“宝钢”二字侵犯了其商标权并构成不正当竞争为由，要求宝钢五金公司停止在企业名称中使用“宝钢”二字，宝钢集团公司和宝钢股份公司用以证明宝钢五金公司侵权的证据为宝钢五金公司的工商登记材料。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”，《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的，属不正当竞争行为”。根据上述规定，无论“宝钢”商标是否为驰名商标，也无论宝钢集团公司和宝钢股份公司要求保护商标权，还是企业名称权，使用与他人相同或相似商标、企业名称，如构成侵权均须以容易使相关公众造成误认为要件。而是否造成误认，并不能仅以注册登记作为判断标准，而应当结合实际使用状况综合加以判断。本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司仅提交了宝钢五金公司的工商登记材料，而未提交其他实际使用的证据，因此无法证明宝钢五金公司在实际经营中使用了“宝钢”二字，进而无法证明宝钢五金公司的实际使用行为造成了相关公众的误认，侵犯了宝钢集团公司和宝钢股份公司的合法权益。因此，宝钢集团公司和宝钢股份公司的证据不能证明其主张，应承担举证不能的不利后果，法院对其诉讼请求不予支持，宝钢集团公司和宝钢股份公司可在取得新的证据后另行主张权利。

宝钢集团公司和宝钢股份公司不服一审判决，提起上诉，其主要理由是：一、宝钢五金公司在企业名称中使用“宝钢”字样，足以导致或可能导致其交易客户和消费者误认为其是宝钢下属的从事五金制品加工制造的子企业，其行为已构成不正当竞争，不以其是否有突出使用或其他实际使用行为为前提；二、宝钢五金公司作为从事制钉、五金制品的企业，其业务范围与宝钢集团公司和宝钢股份公司从事的钢铁行业极其近似，其在2006年注册成立时，不可能不知道宝钢集团公司和宝钢股份公司作为国内钢铁行业龙头、领导者的地位和企业简称、字号和商标，其主观上具有攀附宝钢集团公司和宝钢股份公司驰名商标、名称字号知名度以及造成混淆的故意。

二审法院认为：

无论是企业名称还是商标，都具有商业标识的属性，我国《商标法》及《反不正当竞争法》所禁止的行为，本质上都是使用和借助他人在先注册、使用的商业标识，进而引起市场混淆，损害他人竞争优势的行为。而对于商标法及反不正当竞争法意义上对商标和企业名称的使用，我国法律及司法解释有明确规定：我国《商标法实施条例》（2002年修订）第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中：《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条也对反不正当竞争法意义上的“使用”进行了界定，即在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。可见，我国《商标法》和《反不正当竞争法》规制的是经营者在经营活动中对包括企业名称在内的商业标识的使用行为，而不是经营者为从事经营活动而进行的企业名称登记行为。

本案中，相关公众在购买商品或服务时，是以标注在商品或服务上的商业标识以及这些商业标识在商业活动中的具体使用情况来进行区分和选择，而并非依赖于企业在工商部门的登记注册情况。宝钢五金公司登记注册其企业名称的行为并不属于对企业名称进行商业使用的范畴，不会导致相关公众产生混淆或误认，也不会损害到宝钢集团公司和宝钢股份公司的商标权和企业名称权，不构成商标法及反不正当竞争法意义上的侵权行为，无需承担侵权民事责任。。

此外，对于宝钢集团公司和宝钢股份公司要求认定其“宝钢”商标为驰名商标的主张，本院认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项的规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。本案中，因宝钢集团公司和宝钢股份公司未提交证据证明宝钢五金公司存在侵犯其商标权或不正当竞争的行为，故本案无需再审查“宝钢”商标是否驰名，对宝钢集团公司和宝钢股份公司的该项主张本院依法不予支持。

最终法院驳回了上诉，维持了原判。

总第25期 2014年11月28日 星期五